特許と実用新案の同日出願において、相互同日出願である旨を声明している場合、先に登録された実用新案の請求項との差別化を図るために特許出願の請求項を補正して、特許と実用新案の両出願を登録することは、認められなくなりました。
改訂された規定(第二部第三章第6.2.2節):
・同一出願人が同一の発明創造について、同日に特許および実用新案を出願する場合:
- 出願時に、当該同日出願の存在を声明しなければなりません。
- 声明しない場合 → 同一の発明創造については一つの権利のみ付与されます(専利法第9条)。
- 声明した場合:
▪ 特許権が付与される前に、実用新案権を放棄しなければなりません。
▪ 放棄を拒否した場合 → 特許出願は拒絶されます。
▪ 応答しない場合 → 特許出願は取下げられたものと見なされます。
・出願人は権利付与済みの実用新案権を放棄する場合、以下の手続きが必要となります。
1)該当する特許出願に対する審査官からの通知に応答する際に、実用新案権を放棄する意思表示書を提出する必要があります。
2)特許出願が特許権付与の要件を満たしている場合、専利局は、特許出願に対する特許査定通知を発行し、実用新案権を放棄する意思表示書を登録および公告のために関係部署に送付します。
3)公告において、実用新案権が特許付与の公告日をもって消滅した旨が明記されます。
実務における留意点:
・出願を行う前に、特許と実用新案のどちらが重要かを検討してください。
・同日出願制度の恩恵を受けることを目的とする場合(例えば、特許が最終的に登録される前に実用新案権において迅速な権利保護を得るなど)、出願時に必ず相互声明を行ってください。一方で、特許出願の補正余地を残して、最終的に実用新案と特許の両方を登録することを目的とする場合、同日出願である旨の声明は控えてください。